外觀設計專利侵權判定中的若干問題探討
三、關于相似設計的判定標準問題
如何判斷外觀設計構成相似？在實踐中有不同的做法：一是根據整體來認定。只要被控侵權的設計在整體上與外觀設計專利近似，就可認定為相似設計。二是根據設計要部來認定。由于只有設計要部才凝聚了專利權人的智力勞動，因此在判斷是否相同或近似時，只需進行設計要部的比較。筆者認為，由于外觀設計是依靠整體上的美感來吸引消費者注意的，這就要求在比較兩件外觀設計是否相似時要從外觀設計的整體上進行全面比較，而不能只進行局部比較；同時，絕大部分外觀設計是在已公開的設計的基礎上附加新的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合或者進行部分改動后完成的，而這部分改動體現了專利權人的獨創性勞動，也是使專利申請具有新穎性并區別于其他外觀設計的關鍵點。如果只比較整體，或者只進行設計要部比較，要么忽視了外觀設計專利的創新部分，要么忽視了外觀設計在整體上的效應，都顯得過于片面。因此，在判斷被控侵權的外觀設計與外觀設計專利是否相似時，應當采用“整體比較、重點觀察、綜合判斷”的判斷方法。 .
在采用“整體比較、重點觀察、綜合判斷”的方法來認定是否相似
時，首先要從整體上比較。如果被控侵權產品在整體上與外觀設計專利相似，就可以認定為相似；當在整體比較上有差異時，才進行重點觀察。但整體比較與重點觀察的結論應當是一致而不是互相矛盾的。“重點”是指設計要部，設計要部就是產品中容易引起一般消費者注意的部位。筆者認為：(1)由于外觀設計是依靠消費者的注意力來吸引消費者的，因此，設計要部必然是外觀設計中最能吸引普通消費者注意的部分，判斷“最能吸引普通消費者注意”可結合產品的使用狀態、在先的同類或者相近類產品的外觀設計狀況以及美感等加以確定。(2)對設計要部的確定還必須考慮其有獨創性，這樣才能將外觀設計專利區別于已有設計。 (3)應當注意的是，專利申請時提交的簡要說明中的設計要點可以幫助確定設計要部，但其中的全部內容并不一定就是設計要部。（4）從設計要部考慮被控侵權產品與外觀設計專利是否相似時，應當考慮要部在整個產品外觀中占的比例及起的作用，如果要部是產品外觀的主要部分，只要設計要部相似，就可以認為構成相似。但如果要部在產品外觀中占的比例很小，不足以影響產品的整個外觀時，雖然設計要部近似，但產品的整個外觀并不足以引起混淆或誤認，也不能認定被控侵權產品與外觀設計相近似。
四、關于自由公知設計抗辯問題
自由公知設計抗辯是指被控侵權人以其被控侵權產品是使用或更接近于自由公知設計而不構成對外觀設計專利侵權的一種抗辯。由于我國法律及相關的司法解釋對此未作明確規定，實踐中對能否運用自由公知設計抗辯以及自由公知設計抗辯的掌握尺度存在一定的爭議。筆者認為，實踐中適用自由公知設計抗辯對于平衡專利權人和社會公眾利益、減少訴爭和提高訴訟效率有很大的作用，但在適用該原則時，應當注意以下問題：
（一）關于被控侵權人對專利的新穎性提出的抗辯。被控侵權人在案件中經常提出新穎性抗辯，認為權利人的專利權實際上是自由公知設計，缺乏新穎性，應屬無效專利。其實，這種抗辯實際上并不是自由公知設計抗辯，因為自由公知設計抗辯是認為其使用的系自由公知設計，而非針對專利效力本身提出質疑。筆者認為，審理人員應當在侵權判定中堅持專利權有效原則，不對專利性進行評價。對于被控侵權人提出新穎性抗辯的，審理人員應當向當事人釋明關于專利權無效的新穎性抗辯應當通過專利復審無效程序來解決，并告知其如不通過無效程序解決的后果。被控侵權人堅持不向專利復審委員會提出無效宣告請求的，對其新穎性抗辯不予支持。被控侵權人向專利復審委員會提出無效宣告請求并提交有關證明，審理人員可決定案件中止審理。
（二）當被控侵權人以自由公知設計進行抗辯時，應當遵循以下步驟和方法進行處理：第一，應當將被控侵權設計與自由公知設計進行比較，而不應對比被控侵權設計與外觀設計專利是否相同或相似。如果比較的結果是兩者完全相同，則表明被控侵權人使用的是在專利申請日前或優先權日之前的自由公知設計，即使被控侵權設計與外觀設計專利完全一致，也應當認定自由公知設計抗辯成立，被控侵權人不構成侵權。第二，當被控侵權設計與自由公知設計明顯不相同或相似時，人民法院應就被控侵權設計與外觀設計專利進行比對，以判斷其是否構成侵權。第三，當被控侵權設計與外觀設計專利、自由公知設計的相似性較難判斷時，可以將被控侵權設計與自由公知設計和外觀設計進行比較，以確定被控侵權設計是更靠近自由公知設計，還是更靠近外觀設計專利，并視具體情況處理：如果被控侵權設計與自由公知設計更靠近，則可以認定自由公知設計抗辯成立；如果被控侵權設計與專利外觀設計專利更靠近，則可以認定被控侵權人自由公知設計抗辯不成立，構成侵權。
（三）、關于在先專利抗辯問題。在實踐中，對于自由公知設計是否包括第三人的在先專利一直有爭議。第一種觀點認為，第三人的在先專利可以作為自由公知設計抗辯的依據。第二種觀點則認為，自由公知設計抗辯是為了謀求實現專利權人與社會公眾利益的平衡而允許采用的一種抗辯手段，如果同意被控侵權人的抗辯主張，就等于認可其未經許可而實施第三人的在先專利，不符合公正的要求，因此，可作為自由公知設計抗辯依據的外觀設計必須是在專利申請日之前公眾可自由使用的公知設計，應當排除他人的在先外觀設計專利。筆者贊同第二種觀點，但同時認為，在一定條件下，其可以作為一種單獨的抗辯手段，在認定被控侵權人的這種在先專利抗辯是否成立時，應當根據不同的情況分別對待：(1)被控侵權人使用的外觀設計雖是他人的在先專利，但如果他人的在先外觀設計專利與原告的外觀設計專利既不相同也不相似，應當認定被控侵權人的抗辯成立，不構成專利侵權；(2)權利人擁有的專利屬重復授權的情形。如果在先專利權人與重復授權專利權人發生糾紛時，則重復授權的專利權人雖擁有專利權，但其仍構成對在先專利權人的侵權。如果重復授權的專利權人控告第三人侵犯其專利權時，被控侵權人能否以該專利屬重復授權為由，以其實施的系在先專利作為抗辯理由呢？筆者認為，根據專利權有效原則，不能認定被告的抗辯理由成立。因此，重復授權專利權人在對在先專利權人的訴訟中雖會敗訴，但其在對未享有在先專利權而實施專利的被控侵權人的訴訟中則能勝訴。
總之，外觀設計專利侵權判定是一項技術性、法律性很強的工作，判斷過程中既要掌握好各項原則，又要運用好各種方法，只有這樣，才能使判斷結論客觀、公正、合理。
作者簡介：張廷栓.（1976.5）.男.漢族.山東濟寧市人，中共濟寧市委黨校法學教研部副主任，山東文思達律師事務所知識產權兼職律師，主要研究方向：知識產權法。
------------------已發表于《遼寧行政學院學報》2010年第10期